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La tendance jurisprudentielle récente tend à écarter l’atteinte à la marque de renommée dès lors que les produits et services en cause sont différents, restreignant, par la-même, le champ de protection de cette marque particulière.
La société LUCASFILM a su toutefois démontrer que l’atteinte à sa marque de renommée STAR WARS pouvait être caractérisée malgré la parfaite dissimilarité des produits et services visés par la marque contestée.
En l’espèce, cette dernière a introduit une demande en nullité contre une marque « STAR-WARS » n° 018377537, identifiant des appareils d’éclairage (classe 11), en se fondant sur sa marque de renommée.
Dans sa décision du 23 novembre dernier, l’Office européen* a bien évidemment consacré la (forte) renommée de la marque, pour des services de production de films, ainsi que pour les jouets, mais a constaté que les produits et services pour lesquelles la marque a conquis sa renommée sont très éloignés des produits visés en classe 11 par le signe litigieux, nonobstant la quasi identité des signes en cause.
Ainsi, pour constater l’atteinte à la renommée de la marque, l’Office a recherché le risque d’association entre les signes, qui se cristallise non pas sur la renommée principale de la marque STAR WARS mais par l’existence d’une « notoriété secondaire », cultivée par le biais de licences et de nombreux produits dérivés qui innondent le marché.
C’est donc cette notoriété secondaire qui permet à l’Office d’établir un risque d’association et donc de confusion entre les signes, puisque « le consommateur concerné établirait inévitablement un lien mental en rencontrant la marque antérieure utilisée en relation avec les produits contestés. », risque de confusion de nature à faire bénéficier pour la marque litigieuse de la renommée de la marque antérieure, de manière indue.
La marque « STAR-WARS » n° 018377537 est ainsi annulée.
C’est donc par le prisme du marchandisage et du parasitisme que l’Office, à demi-mot, revient à un régime de protection plus large et classique de la marque de renommée.
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* EUIPO, division d’annulation, 23 novembre 2023, décision C-000058296.